07.12.2023

Передача прав на интеллектуальную собственность

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Передача прав на интеллектуальную собственность». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Содержание

1. Проблемы, с которыми можно столкнуться при заключении соглашения на отчуждение исключительных прав

2. Что такое лицензионный договор?

3. Какие есть виды лицензионных договоров?

4. Нужно ли регистрировать договор?

5. Комментарий к Ст. 1285 ГК РФ

6. Переход и предоставление исключительных прав без предоставления договора в Роспатент

7. Отчуждение исключительного права

8. Другой комментарий к статье 1291 Гражданского Кодекса РФ

9. Принудительные варианты

10. Способы передачи авторских прав

11. Лицензионная передача авторских прав

12. Гарантия для заказчика

13. Комментарий к статье 1285 Гражданского Кодекса РФ

14. Все, что нужно знать про договор об отчуждении исключительных прав

В рамках распоряжения исключительными правами на средства индивидуализации чаще всего передают права на товарный знак (ТЗ). Для текста соглашения о передаче исключительного права на ТЗ есть также свои нюансы, которые оговариваются в ст. 1488 ГК РФ.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при заключении соглашения на отчуждение исключительных прав

При заключении сделки, связанной с распоряжением правами на объекты интеллектуальной собственности, важно уделить внимание не только составлению договора, но также внимательно проверить:

состояние интеллектуальной собственности;
наличие полномочий правообладателя у контрагента.

Объект интеллектуальной собственности может быть обременен залогом, имущественные права на него могут быть переданы по лицензионному соглашению третьим лицам. Эти моменты не мешают передаче прав приобретателю, но могут ограничить или даже блокировать его возможности пользоваться приобретаемыми права на результат интеллектуального труда или средство индивидуализации.

Что касается контрагента-правообладателя, то важно убедиться, что лицо, которое подписывает соглашение, обладает необходимыми полномочиями для распоряжения объектом сделки. Например, в организациях не все должностные лица или органы управления имеют право единолично принимать решение об отчуждении собственности юрлица. Еще одна ситуация — наличие у патента несколько правообладателей, которые должны согласовать сделку по отчуждению исключительного права единогласно.

Важно!

Если окажется, что

правообладатель не мог распоряжаться ОИС единолично, но сделал это,

приобретатель ИП, не зная деталей, начал использовать ОИС в своих интересах,

то реальный обладатель может подать в суд иск об устранении нарушений его прав в виде неправомерного использования ОИС. А также взыскать убытки или потребовать крупную материальную компенсацию.

Что такое лицензионный договор?

Лицензионный договор – это договор, по которому правообладатель предоставляет возможность временного использования интеллектуальной собственности на определенных условиях. Один из самых распространенных примеров – выдача лицензии на производство или реализацию товара, маркированного брендом оригинального производителя.

Заключение лицензионного договора или договора отчуждения, а также государственная регистрация такого договора (если требуется) подтверждает правомерность получения прав. Исключением являются случаи перехода прав в рамках общего правопреемства – по наследству или при реорганизации юридического лица, а также в порядке взыскания в случае невыполнения долговых обязательств.

По статье 1286 ГК РФ (лицензии на использование авторских произведений) и статье 1235 ГК РФ обязательно соблюдение письменной формы лицензионного договора, устные договоренности не имеют юридической силы.

Какие есть виды лицензионных договоров?

Согласно статье 1236 Гражданского кодекса, выделяется 2 вида лицензионных договоров:

Простая (неисключительная) лицензия. Она предоставляет право лицензиату использовать интеллектуальную собственность, а у лицензиара остается право выдачи лицензий другим заинтересованным лицам. Такая модель выгодна в первую очередь правообладателю, так как она позволяет получать прибыль из нескольких источников.
Исключительная лицензия, по которой лицензиат также получает права на использование интеллектуальной собственности, но лицензиар лишается возможности выдавать лицензию другим лицам. Эта схема дает преимущество лицензиату – он получает гарантию того, что у него не будет конкурентов. Но после того, как действие лицензии закончится, лицензиар вновь может полностью распоряжаться своей собственностью.

В лицензионном договоре лицензиату может быть предоставлена возможность передачи прав третьему лицу, если лицензиар выдаст письменное согласие. Такое согласие может быть включено в основную лицензию или выдаваться отдельно, на конкретный сублицензионный договор. Права от лицензиата передаются в объеме, не превышающим условия основного договора с лицензиаром. Срок действия сублицензионного договора также не может быть больше.

Нужно ли регистрировать договор?

Существует общее правило: если объект интеллектуальной собственности зарегистрирован в «Роспатенте», то и договор также подлежит регистрации. Другими словами, государственная регистрация перехода прав требуется для товарных знаков и патентов (обязательно), а для программного обеспечения это относится только к договорам отчуждения. Договоры на авторские произведения регистрации не подлежат.

Если программа для ЭВМ не проходила регистрацию в «Роспатенте» (это факультативная процедура, она проводится по желанию автора ПО), то и договор отчуждения тоже не регистрируется.

Государственная регистрация лицензий и договоров отчуждения в вышеперечисленных случаях является основанием для их юридической действительности. Переход прав осуществляется в момент регистрации договора в «Роспатенте».

Комментарий к Ст. 1285 ГК РФ

1. Комментируемая статья дает легальное понятие договора об отчуждении исключительного права на произведение.

При регулировании отношений, возникающих в связи с заключением и исполнением договора об отчуждении и исключительного права, следует применять последовательно общие положения гл. 69, затем общие положения о договоре купли-продажи, поскольку в силу прямого указания п. 4 ст. 454 ГК РФ, если иное не вытекает из существа исключительных авторских прав, к продаже таких прав применяются положения о договоре купли-продажи, затем общие положения ГК РФ об обязательствах и договоре.

Квалифицирующим признаком договора об отчуждении исключительного права на произведение является его предмет — по такому договору отчуждается весь комплекс исключительных прав на весь срок их действия.

2. Исходя из легального определения договора об отчуждении исключительного права на произведение, соответствующий договор может быть построен как по модели консенсуального, так и реального договора, причем построение договора об отчуждении, не имеющего овеществленной субстанции объекта как реального, весьма сомнительно, поскольку вести речь «о передаче вещи» в отношении исключительных прав вряд ли возможно.

3. Применительно к требованиям ст. 1285 ГК РФ и абз. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ существенными условиями такого договора являются предмет и цена.

Договор об отчуждении исключительного права подлежит заключению в простой письменной форме, а в случаях, предусмотренных в законе, — государственной регистрации, несоблюдение указанных требований влечет недействительность договора (п. 2 ст. 1234 ГК РФ).

4. В силу обязательства, возникающего из договора об отчуждении исключительного права на произведение, автор или иной правообладатель обязуется передать или передает в полном объеме исключительное право на произведение; в свою очередь, на приобретателе лежит обязанность оплатить отчуждаемые исключительные права на произведение (п. 3 ст. 1234 ГК РФ).

Переход и предоставление исключительных прав без предоставления договора в Роспатент

Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации могут перейти к другим лицам и без предоставления в Роспатент договора с правообладателем.

Порядок регистрации регулируется административным регламентом Роспатента. Для государственной регистрации перехода исключительного права (отчуждение) или предоставления исключительных прав (лицензии) на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания заявителем представляются:

Заявление, оформленное на русском языке по форме уставного образца, подписанное двумя сторонами. В данном заявлении должны содержаться:

Сведения о заявителе (полное наименование юридического лица или же Ф.И.О. физического лица, место нахождения/место жительства), адрес для переписки по заявлению, иные контактные данные; номер документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (номер патента, свидетельства на товарный знак и т.п.)
Сведения о правообладателе; сведения о лице (лицах), которым перешло исключительное право; при наличии представителя – сведения о представителе

Доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя, при подаче заявления через представителя заявителя
Документ, подтверждающий согласие субъектов персональных данных, указанных в заявлении, на обработку персональных данных этих лиц
Для ряда случаев Заявление может быть подписано одной стороной, тогда к нему обязательно прилагается документ, подтверждающий переход исключительного права без договора:

в случае разделения юридического лица либо при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц — выписка из передаточного акта, касающаяся перехода исключительного права на РИД
в случае обращения взыскания на имущество правообладателя — протокол о результатах открытых торгов о передаче исключительного права (за исключением наименования места происхождения товара) и (или) акт приема-передачи, касающийся перехода исключительного права на РИД
в случае смерти правообладателя — свидетельство о праве на наследство исключительного права на РИД

Согласие на обработку персональных данных
Квитанции об уплаченных государственных пошлинах

Отчуждение исключительного права

Отчуждение исключительного права — это переход всего права по письменному договору от правообладателя к правопреемнику на установлен -ных ими условиях.

Многие страны признают отчуждение исключительных прав, т. е. законодательство дает возможность автору или иному правообладателю пол ностью уступить исключительное право другому лицу, которое становится владельцем права интеллектуальной собственности.

В других же странах отчуждение исключительных прав не предусмотрено законодательством, однако фактически тот же самый результат может быть достигнут передачей исключительных прав с помощью лицензионного договора.

Международное бюро ВОИС в этой связи разъясняет, что если срок действия договора равен всему сроку действия исключительного права и договор охватывает все исключительное право, статус правопреемника по отношению к третьим лицам практически такой же, как и статус первичного владельца исключительного права.

Отчуждение исключительного права, как правило, оформляется не лицензионным договором, а договором отчуждения исключительного права или договором уступки исключительного права.

Отчуждение может быть как возмездным, так и безвозмездным, например дарение.

Отчуждение осуществляется главным образом по воле собственника на основе договора, заключаемого с приобретателем исключительного права.

Впоследствии правопреемники могут уступить или передать исключительное право иным лицам, если это допускают условия договора с обладателем первичного права.

Существуют случаи нетрадиционной уступки исключительного права.

Во-первых, исключительное право на объект интеллектуальной собственности может быть уступлено правообладателем обществу, т.е. передано в общественное достояние до истечения срока действия исключительного права.

Во-вторых, государство с согласия автора может выкупить исключительное право на объект интеллектуальной собственности с его переходом в общественное достояние.

Это позволит сделать объект доступным гораздо большему числу лиц для образовательных, культурных и исследовательских целей.

В результате государство может оказать реальную поддержку авторам и содействовать сохранению интеллектуального потенциала страны.

Необходимость выкупа произведений и передачи их в общественное достояние неоднократно высказывалась ранее.

Например, в докладе комиссии Санкт-Петербургского литературного общества прямо говорилось, что «надо принять серьезные меры к тому, чтобы великие сокровища духа, таящиеся в сочинениях великих писателей наших, стали национальным достоянием.

Тут не следовало бы даже останавливаться перед крупными расходами.

Почему бы нации не стать, например, на место [издателя] Глазунова и не предложить Тургеневу те 50 000 рублей, за которые писатель продал свое авторское право? Тогда бы сочинения Тургенева стоили не 15 руб., а каких-нибудь 2—3 руб.

Ассигнуются же огромные суммы на поднятие эстетического уровня народа путем приобретения знаменитых картин».

Возможность добровольного выкупа исключительного права у автора не имеет никакого отношения к принудительному отчуждению авторского права, которое существовало в СССР, — «авторское право на издание, публичное исполнение и иное использование произведения может быть принудительно выкуплено государством у автора».

В-третьих, при продаже оригинала произведения (картины, скульптуры, иного объекта изобразительного и прикладного искусства) автор уступает некоторые исключительные права на это произведение, в частности право на публичный показ оригинала или экземпляра произведения для его рекламы и возможной перепродажи.

Право на показ означает и ограниченное право на воспроизведение произведения.

Как уже отмечалось, за автором сохраняются право следования и право доступа.

В странах с развитой рыночной экономикой во многих сферах производственной, торговой, банковской, страховой и иной деятельности используются договоры коммерческой концессии или франшизные договоры.

В странах с переходной экономикой такая договорная практика но не получила значительного распространения.

Это является следствием и понимания важности коммерческой концессии как одного из эффективных способов использования зарубежного опыта и создания высокоэфективных производств и современной сферы обслуживания.

В стран переходной экономикой предпочитают лишь сетовать о недостатке инстаций для «инновационного развития».

Тем не менее в последние время наметился несомненный интерес и востребованность договоров комм ческой концессии в некоторых областях производственной деятельности в сфере услуг.

За рубежом договор о коммерческой концессии обычно называют франшизным договором (franchise agreement), или франшизой (franchise), а правления деятельности, связанные с договорными отношениями коммерческой концессии, называются франчайзингом (franchising).

Термин «франшиза» происходит от английского слова «franchise» — привила льгота.

Франчайзинг — комплексная лицензия на передачу технологии производства товаров или предоставления услуг с учетом опыта и репутации лицензиара.

Следует подчеркнуть, что в данном определении термин «технология понимается в самом широком смысле, а не только как способы и методы производственной деятельности.

Участники франчайзинга имеют особые наименования.

Франчайзер (franchiser, franchisor) — лицо, которое передает иным лицам технологию производства товаров или предоставления услуг.

Франчайзи (franchisee) — лицо, которое получает лицензию (франшизу) на технологию производства товаров или предоставления услуг.

Франчайзинг является одним из наиболее эффективных методов передачи технологий в большинстве сфер производственной и торговой деятельности.

Поскольку ни одна современная технология немыслима без инновационных охраняемых достижений, любая форма франчайзинга самым прямым образом связана с передачей исключительного права интеллектуальной собственности.

Некоторые элементы франчайзинга свойственны и обычным лицензиям на передачу, например, товарных знаков.

Необходимо подчеркнуть, что передача товарного знака в любой форме иным производителям ведет, как правило, к смешению товаров и их производителей, поскольку товар моют производиться совсем не тем производителем, который отражен на товарном знаке.

Более того, новый производитель, законно производящий свой товар под товарным знаком другого лица, может нанести ущерб его репутации, производя менее качественный товар.

Поэтому передача права использования товарного знака обычно сопровождается правом лицензиата контролировать производство и качество производимой лицензиатом продукции.

Существуют и иные способы лицензирования товарного знака, например, крупной торговой компанией, которая предоставляет право использовать этот знак на товарах, производимых ее поставщиками.

В таком случае компания контролирует производство и качество производимых товаров поставщиками.

Подобная форма лицензирования товарных знаков распространена за рубежом как на продукты питания, так и на бытовую технику, одежду, обувь и т. д.

В большинстве случаев потребитель не знает действительного производителя, а иногда и страны происхождения товара.

В подобных и ряде иных случаев товарные знаки не являются способом или средством индивидуализации ни товаров, ни их производителей, но остаются маркетинговыми обозначениями.

Принципы контроля лицензиарами деятельности лицензиатов воплотились в франчайзинге, когда франчайзер не просто передает свою технологию производства товаров или предоставления услуг, но и разрешает использовать его товарные знаки, фирменное наименование, секреты ?роизводства, знания и опыт, навыки и умения.

Более того, франчайзер оказывает помощь в совершенствовании уже созданного производства.

Существует несколько особенностей, делающих франчайзинг эффективным средством передачи технологий и соответствующих интересам как франчайзера, так и франчайзи.

Во-первых, одной из важнейших причин предоставления комплексных лицензий на передачу технологии франчайзером является не только возмездность франшизы, но и возможность расширения рынка продукция франчайзера и продукции, выпускаемой под его именем.

Такое расширение рынка ведет к монополизации соответствующего производства товаров или предоставления услуг, подавлению конкуренции, завышению цен и увеличению прибыли.

Кроме того, франчайзер меньше рискует, предоставляя франшизы в страны с неустойчивыми режимами или экономикой.

Во-вторых, для франчайзинга приобретение франшизы — это один из надежных и эффективных способов освоения производства новых групп товаров или предоставления услуг в минимальные сроки и с минимальными затратами.

Франчайзи может быть уверен, что при добросовестном выполнении положений франшизы он получит современное эффективно действующее производство, в поддержании и развитии высокого уровня которого заинтересован франчайзер.

В-третьих, франчайзинг имеет несомненные преимущества перед традиционным лицензированием не только отдельных объектов интеллектуальной собственности, технологий, но и строительством предприятия «под ключ».

Важнейшим преимуществом франчайзинга является то, что франчайзер предоставляет современную действующую технологию, а им устаревшие технологии, как это обычно имеет место при традиционном! лицензировании.

Другой комментарий к статье 1291 Гражданского Кодекса РФ

1. Произведения науки, литературы и искусства имеют нематериальный (идеальный) характер, в связи с чем необходимо различать экземпляр, материальный носитель, в котором выражено произведение, и само произведение. При этом передача материального носителя произведения не влечет переход прав на него. Согласно ст. 1227 ГК РФ интеллектуальные права не зависят от права собственности или иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Переход права собственности или иных вещных прав на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением случаев, предусмотренных комментируемой статьей.

Нормы комментируемой статьи предусматривают особенности, характерные для оригиналов некоторых произведений, к которым относятся:

— рукописи;

— произведения живописи;

— скульптуры.

Распространение данной нормы на рукописи является новеллой ГК РФ. При наличии нескольких рукописей произведения отчуждение исключительного права на произведение допускается в отношении лишь одной из рукописей, что должно быть определено автором.

Особыми признаками перечисленных в статье объектов и их правового режима являются:

— неразрывная связь произведения с материальным носителем;

— существование в единичном экземпляре;

— копия оригинала, выполненная в результате творческой деятельности человека, представляющая собой новый объект;

— сохранение прав автора при отчуждении оригинала произведения (право доступа, право следования).

Как отмечал Г.Ф. Шершеневич, «с отчуждением исключительного права на художественное произведение нельзя смешивать отчуждение права собственности на это произведение. Закон, опасаясь такого смешения, счел необходимым указать, что отчуждение художником художественного произведения не переносит на приобретателя авторское право на это произведение, если в договоре не упомянуто об этом (ст. 69551). Однако отчуждение права собственности отражается несколько и на исключительном праве. Картина, бронза, мрамор имеются в одном экземпляре. Осуществляя свое право собственности, собственник художественного произведения не обязан допускать художника к пользованию этим произведением для повторения, размножения или издания его (ст. 69553). С другой стороны, то же осуществление права собственности приводит к возможности без нарушения исключительного права художника поместить его произведение на публичной выставке, не испрашивая его согласия (ст. 69556, п. 5). Художник защищается против нарушений его права тем же двояким способом, как и писатель. Особенностью является только то, что в иске об отобрании подлежащие приведению в негодность художественные произведения, а равно служащие исключительно для их изготовления орудия (формы, камни, доски и т.п.) могут по ходатайству правонарушителя и за его счет вместо приведения в негодность быть изъяты из пользования и подвергнуты описи и аресту на срок действия исключительного права на эти произведения (ст. 69558). К архитектурным произведениям и сооруженным памятникам требование о приведении в состояние, негодное к употреблению, не имеет и вовсе применения» .

———————————
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Статут, 2005. Т. 1. С. 448.

2. Исключительные права на вышеназванные произведения ограничены отдельными правомочиями собственника оригинала произведения, а именно следующими правами:

— демонстрировать оригинал произведения;

— воспроизводить его в каталогах выставок и в изданиях, но при условии, что они посвящены коллекции собственника, т.е. наряду с другими произведениями;

— передавать для демонстрации на других выставках.

Исключительное право автора или иных правообладателей не ограничивает права собственника оригинала произведения, в частности, при передаче объекта по договору аренды, безвозмездного пользования, в залог и т.д.

3. При передаче по договору произведения для использования автор считается согласившимся на обнародование этого произведения.

В договоре об отчуждении оригинала произведения может быть предусмотрен переход наряду с правом собственности и исключительного права, включая весь объем прав, предусмотренных ст. 1270 ГК РФ, с ограничениями, обусловленными личными неимущественными правами автора, а также иными правами (правом доступа, правом следования). В дальнейшем собственник — обладатель исключительного права при передаче права собственности на объект по общему правилу отчуждает и исключительное право. Иное может быть предусмотрено договором, а именно сохранение исключительного права за бывшим собственником или предоставление права на основании лицензионного договора. Заключение договора аренды или безвозмездного пользования в отношении оригинала произведения не влечет отчуждение или предоставление исключительного права, если иное не предусмотрено договором.

Положения комментируемой статьи применяются как к авторам произведений, так и к их наследникам.

4. Новеллой комментируемой статьи являются нормы о защите прав лица, которое изображено на произведении изобразительного или фотографического искусства. Охране изображения гражданина посвящена ст. 152.1 ГК РФ, введенная в действие с 1 октября 2013 г. В комментируемой статье обеспечиваются права на отдельные способы использования материального носителя произведения, приобретенного лицом, изображенным на нем.

Лицо, изображенное на картине или фотографии, в том случае, если даже не является обладателем исключительного права на названное произведение, вправе свободно использовать это произведение в качестве иллюстрации при издании своих литературных произведений. Представляется, что показ таким лицом в качестве иллюстрации своего изображения в созданном им аудиовизуальном произведении также допускается без согласия автора произведения или иного правообладателя.

Интеллектуальной собственностью называют научные открытия, произведения искусства, базы данных, компьютерные программы, ноу-хау технологии, производственные образцы, технологические изобретения. Собственника результата такой интеллектуальной деятельности является и ее исключительным правовладельцем. То есть он может разрешать/запрещать иным лицам использовать это придуманное, изобретенное, сочиненное.

Чтобы получить такое исключительное интеллектуальное право, автору обязательно нужно зарегистрировать его в государственном органе. Только после этого оно приобретает статус отчуждаемого объекта. Право становится возможным продавать, обменивать или дарить.

Договор об отчуждении авторского права — это письменно составленный документ. Обязательно прописывается порядок выплаты денежного вознаграждения и его размер.

Что же касается области имущественных прав, то отчуждается только авторское. Интеллектуальные и личные неимущественные права нельзя продать, обменять или подарить. Они в сделках по отчуждению не участвуют.

Принудительные варианты

Заключение договора на отчуждение имущества — это одна из разновидностей передачи собственности или какого-либо права на нее. Помимо этого, существует и принудительная вариация. Она применяется по решению суда о реквизиции или конфискации собственности. Поводом для этого выступают различные ситуации:

Владелец имущества не может оплатить долг или алименты.
Существует чрезвычайная государственная необходимость — общественная опасность, масштабная катастрофа и проч.
Конфискация имущества у коррупционера (в случае когда владелец не смог доказать, что собственность была приобретена им законно, за свои деньги).

Что касается понятие принудительного отчуждения в гражданском праве, то в данном случае оно может быть следующим:

Взыскание собственности по обязательствам ее владельца (по заключенному договору, решению суда, конкретному закону).
В связи с окончанием контракта о найме или аренде.
Для государственных или муниципальных нужд.
В связи с изъятием земельного участка, на котором находится недвижимость.
Реквизиция или конфискация собственности.
Прекращение прав в случае с имуществом, используемым по назначению.

Способы передачи авторских прав

Передача авторских прав осуществляется по письменному договору. С учетом того, какие договоры могут быть заключены о передаче авторских прав, выделяются следующие способы передачи авторских прав, а именно:

путем заключения договора об отчуждении исключительного права в соответствии со ст. 1285 ГК РФ. По данному договору передается исключительное право в полном объеме. В таком договоре не рекомендуется устанавливать какие-либо ограничения для приобретателя, чтобы суд в случае чего не квалифицировал данный договор как лицензионный
путем заключения лицензионного договора в соответствии со ст. 1286 ГК РФ, по которому предоставляется право использовать произведение в определенных пределах в установленный договором срок
помимо вышеуказанных договоров, в соответствии со ст. 1288 ГК РФ может быть заключен договор авторского заказа, по которому автор по заказу заказчика обязан создать какое-то произведение. При этом, если в договоре не предусмотрено иное, то исключительное право на произведение будет принадлежать автору, поэтому необходимо оговорить в данном документе, что либо автор передает в полном объеме заказчику исключительное право либо предоставляет заказчику право использования в определенных пределах
с автором могут заключаться иные договоры, предусматривающие распоряжение исключительными правами, а именно:
трудовой или гражданско-правовой договор, предусматривающий условие о распоряжении исключительным правом на служебное произведение
договор на создание произведения
договор, при выполнении работ, по которому создано произведение, например, при выполнении работ по договору подряда. В соответствующем договоре можно предусмотреть, что исключительные права возникают у заказчика

Лицензионная передача авторских прав

В ситуации, когда передача объектов авторского права производится без переоформления правообладателя, а лишь оформляется во временное пользование, называется лицензионная передача интеллектуальной собственности.

То есть, новый правообладатель фактически собственником не является, но может распоряжаться интеллектуальным имуществом на собственных условиях, не противоречащих указанным в документе. Факт наступления фиксируется подписанием обеими сторонами договора, в котором должны обязательно фиксируются нижеперечисленные параметры:

размер суммы вознаграждения;
подробное описание предмета, который переходит во временное пользование;
способы использования предмета;
место географического применения. Если данный параметр в соглашении не определен, законодательством разрешено его применение лишь в России.

Передача (уступка) авторских прав по договору отчуждения лицензионного характера предусматривает возможность передачи объекта в пользование третьему лицу по аналогичному договору. Если создатель объекта изначально против данного факта, он должен указать в соглашении исключительность прав.

Гарантия для заказчика

Есть риск, что автор обманет. Дизайнер передает макет и права на него, а оказывается слизал откуда-то или рисовал не один, а втроем.

Чтобы подстраховаться, можно написать в договоре, что за любые проблемы с другими авторами или правообладателями, отвечает автор. Убытки возмещает тоже он.

Дизайнер гарантирует: исключительное право на материалы в полном объеме принадлежит только ему. Он никому не передавал исключительное право на материалы, никто не судится с ним из-за прав и не судился раньше.

В случае претензий или исков к заказчику из-за нарушений прав третьих лиц, дизайнер обязан самостоятельно урегулировать претензии и за свой счет.

Исключительные права можно передать не только на фотографию или статью. Для правил на другие произведения есть целые статьи в Гражданском кодексе:

Мы только начинаем разговор об исключительных правах, поэтому обо всем остальном расскажем в других статьях.

Комментарий к статье 1285 Гражданского Кодекса РФ

В комментируемой статье говорится о договоре об отчуждении исключительного права на произведение, а в следующей за ней статье — о лицензионном договоре о предоставлении права использования произведения. Заключение названных видов договоров представляет собой два основных способа распоряжения исключительным правом на произведение. Это следует из общей нормы ч. 1 п. 1 ст. 1233 комментируемой части, согласно которой правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Все, что нужно знать про договор об отчуждении исключительных прав

Остальные условия сделки по отчуждению исключительных прав не существенны. Отсутствие этих пунктов в договоре не повлечет признания соглашения незаключенным. Но такие «облегченные» версии договоров имеют иные не менее значимые последствия в виде различных правовых и материальных рисков. Настоятельно рекомендуем согласовать в договоре следующие условия:

Срок и момент выполнения обязательства о выплате вознаграждения.
Предельный срок передачи материальных объектов, которые связаны с переходом правомочий на объекты интеллектуальной собственности. К примеру, на документацию по товарному знаку, руководство по эксплуатации базы данных и т.п.
Санкции для участников отношений в случае просрочки исполнения обязательств.
Возможность отказа стороны от договора. Для правообладателя право на односторонний отказ предусмотрено самим ГК РФ. Для приобретателя — нет. А это может оказаться важным в случаях, когда правообладатель не передал материальные объекты, связанные с объектом интеллектуальной собственности. В отсутствие такой передачи приобретатель не сможет в полной мере извлекать выгоду от владения объектом интеллектуальной собственности.

Госрегистрация перехода прав по сделке отчуждения исключительного права осуществляется в Роспатенте. Для этого стороны договора должны сами обратиться в государственный орган с соответствующим заявлением. В случае, если за регистрацией перехода обращается одна из сторон отношений, то к заявлению прикладывается договор или выписка из него, заверенная у нотариуса.

Роспатент может отказать в регистрации, если есть какие-то проблемы с документами или передача прав на объект интеллектуальной собственности противоречит закону (например, передача прав на товарный знак повлечет введение обычных покупателей в заблуждение).

состояние интеллектуальной собственности;
наличие полномочий правообладателя у контрагента.

Важно!

Если окажется, что

правообладатель не мог распоряжаться ОИС единолично, но сделал это,
приобретатель ИП, не зная деталей, начал использовать ОИС в своих интересах,

то реальный обладатель может подать в суд иск об устранении нарушений его прав в виде неправомерного использования ОИС. А также взыскать убытки или потребовать крупную материальную компенсацию.

Общие правила заключения лицензионного договора устанавливает статья 1235 ГК РФ. Так, стороны такого договора именуются как лицензиар (обладатель исключительного права) и лицензиат. По лицензионному договору лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования объекта ИС. Таким образом, уступки исключительных прав не происходит и правообладатель остается прежним. Образно говоря, правообладатель передает право использования объекта ИС «в аренду», тогда как при заключении договора об отчуждении исключительного права правообладатель «продает» свое право полностью и навсегда.

Заключив лицензионный договор, лицензиат сможет использовать объект ИС только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. При этом совсем необязательно передавать право использования в полном объеме. Можно предоставить право использования объекта ИС определенным способом (например, напечатать фотографии, принадлежащие лицензиару, в рекламном проспекте лицензиата), ограничить срок действия исключительного права и (или) ограничить территорию использования исключительных прав.

Обратите внимание, что переданным считается только то право использования, которое прямо указано в договоре. Все правомочия, не указанные в договоре, остаются у правообладателя (лицензиара). При возникновении спора доводы одной из сторон о том, что какие-то условия подразумевались, но не были прописаны, а также ссылки на сложившуюся практику во взаимоотношениях сторон или обычаи делового оборота не будут учитываться судом.

Иными словами, все, что не разрешено делать лицензиату по лицензионному договору, запрещено.

Пример 2

Допустим, по лицензионному договору фотограф передал право использования ряда своих фотографий, в том числе право на воспроизведение, распространение и импорт фотографий. При этом право на переработку передано не было. В связи с этим лицензиат лишился возможности изготовить коллаж для рекламного проспекта, частично переработав фотографии.

Лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в тех же случаях, что и договор об отчуждении исключительных прав. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность лицензионного договора.

Однако ГК РФ предусматривает возможность заключения лицензионного договора в устной форме. Это исключение сделано для лицензионного договора о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании (п. 2 ст. 1286 ГК РФ – издательский лицензионный договор).